En el mundo de la propiedad intelectual hay casos que se convierten en lecciones. El reciente conflicto entre Frisby, la reconocida cadena colombiana de pollo frito, y una empresa española que no solo ha registrado el mismo nombre en la Unión Europea sino que también ha replicado su identidad comercial, es uno de ellos.
Más allá del titular llamativo, el caso Frisby vuelve a poner sobre la mesa un asunto que es clave para cualquier negocio: la importancia de adoptar una estrategia clara al momento de proteger los activos intangibles y, en este caso, las marcas.
Justamente sobre el caso Frisby conversamos hace unos días con Mónika Rendón, de la Cadena Ser España y Francisco Torreblanca, especialista en transformación creativa, donde comentamos un poco sobre los hechos, las posibles alternativas de defensa que tiene Frisby Colombia y algunas recomendaciones que podrían ser útiles, para empresas y emprendedores, en la gestión de este proceso.
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¿Qué podemos aprender del caso Frisby?
El registro de una marca es una cuestión estratégica a la que no se debe restar importancia. Más allá del trámite, registrar una marca implica proteger uno de los activos más valiosos de cualquier proyecto. Por eso, nuestra recomendación es abordar el proceso de registro de marca con cuidado, planificación y una visión clara del posicionamiento que se busca alcanzar. Ir paso a paso permite tomar decisiones informadas y alinear cada etapa con los objetivos comerciales del negocio.
Si quieres conocer con más detalle el proceso de registro de marca, te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube Registro de marca – Aspectos básicos y nuestro blog La importancia de registrar tu marca comercial.
A continuación, te contamos cuáles son los pasos clave para gestionar estratégicamente una marca, desde su registro, hasta su monitoreo y defensa:
Priorizar los países clave para el registro de marca
El primer paso en una estrategia efectiva de gestión de marca es definir con claridad en qué países es necesario garantizar su protección. Esta decisión debe basarse en los planes de corto y medio plazo del negocio. Algunas preguntas que pueden orientar esta definición pueden ser: ¿Dónde se planea vender el producto o servicio? ¿Dónde se va a fabricar? ¿Se contempla licenciar la marca en ciertos mercados? ¿Hay territorios donde se hará promoción, incluso si no hay ventas directas?
Registrar una marca en los países correctos desde un inicio puede evitar conflictos legales, facilitar futuras expansiones y protegerla contra posibles imitaciones o actos de mala fe. No siempre es necesario registrar la marca en todos los países al mismo tiempo, pero sí es fundamental tener una visión estratégica para priorizar aquellos territorios que representen mayor valor desde el punto de vista comercial, logístico o reputacional.
Este enfoque contribuye a evitar inversiones innecesarias y permite dirigir los recursos hacia los mercados que realmente aportan al crecimiento y consolidación de la marca.
Tal como sucede en el caso Frisby, la empresa colombiana registró su marca en España y en la Unión Europea simultáneamente. La empresa española, en cambio, lo hizo solo en la Unión Europea.
Realizar una búsqueda previa de marcas registradas
Antes de iniciar el proceso formal de registro de marca es fundamental realizar una búsqueda previa de marcas registradas en el país en que se pretende realizar el registro.
La búsqueda debe incluir tanto marcas idénticas como aquellas que sean similares desde un punto de vista fonético, gráfico o conceptual, ya que estas también podrían generar conflictos. Además, es importante revisar marcas registradas en clases afines, no solo en la clase exacta de interés. Esto se debe a que ciertos productos o servicios, aunque pertenezcan a clases diferentes, pueden considerarse relacionados comercialmente y dar lugar a disputas como, por ejemplo, en el caso Frisby, servicios de restauración y el servicio de franquicia.
Si no estás familiarizado con el concepto de clases en el registro de marca, puedes profundizar sobre este tema aquí.
También es recomendable extender el análisis al plano internacional, ya que la marca podría entrar en contacto con otras marcas notorias o renombradas, cuya protección podría afectar el registro de marca que se pretende realizar.
Una búsqueda preliminar no solo reduce riesgos, sino que también proporciona una información valiosa para ajustar el nombre o el diseño de la marca antes de invertir en su posicionamiento y protección legal.
Usar efectivamente la marca
Una vez que la marca ha sido registrada, el siguiente paso es asegurar su uso efectivo. Usar la marca de forma constante no solo refuerza su presencia en el mercado, sino que también es una condición fundamental para mantener su vigencia en el país en el que está registrada.
El uso debe ser real, público y estar vinculado a los productos o servicios para los cuales fue registrada. En algunos territorios, si una marca no se utiliza dentro de un período determinado (por ejemplo, en la Unión Europea es de cinco años), puede estar sujeta a cancelación por falta de uso.
Precisamente es este el argumento que la marca española interpone contra la marca colombiana en el caso Frisby y frente a la que, esta última, tiene como plazo el próximo 17 de julio para presentar su defensa.
Establecer un sistema de vigilancia de marca
Registrar una marca no es el final del camino, sino el inicio de su gestión activa. Un paso clave para proteger ese activo es establecer un sistema de vigilancia que permita detectar de forma temprana cualquier intento de registro de marcas similares o idénticas por parte de terceros, así como usos no autorizados en el mercado.
Este monitoreo permite reaccionar de manera oportuna, ya sea para presentar oposiciones ante solicitudes de registro que puedan generar confusión o para iniciar acciones legales frente a usos indebidos. Una reacción rápida puede evitar que un tercero consolide una marca que afecte los derechos adquiridos, lo que a largo plazo puede ahorrar tiempo y dinero y que, en definitiva, lleva a proteger el valor de la marca en el mercado.
Conclusiones
- Elige bien dónde proteger: no todos los países representan lo mismo para tu marca; prioriza según tu plan de negocio.
- Investigar antes para evita perder después: una búsqueda previa te ahorra objeciones, negaciones y posibles conflictos..
- Usa tu marca: el uso constante y acorde al plan trazado, contribuye a la reputación y mantiene tus derechos vigentes.
- Vigilar es proteger: un sistema de monitoreo te permite reaccionar a tiempo y defender lo que has construido con tanto esfuerzo.
- La marca es una inversión, no un gasto: su protección por 10 años (renovables) hace que cuidarla sea una decisión financiera estratégica.
Proteger una marca es la forma de cuidar el valor que hay detrás de una idea, un nombre, una inversión y una visión de negocio. En Ale Propiedad Intelectual te ayudamos y acompañamos a proteger tus activos intangibles.
Si tienes inquietudes o quieres iniciar con este proceso, déjanos un mensaje por este canal o escríbenos a través del correo electrónico: hola@alepropiedadintelectual.com.
